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從“攜程 Ctrip”看日本商標法中馳名商標保護的地域性要求

日期:2019-01-29 來源:知產力 作者:王彥杰 瀏覽量:
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引言


相較于我國的馳名商標保護制度中對于地域性原則的嚴格適用,日本商標法更強調對于馳名商標的“普遍性保護”,在地域性原則的基礎上進行了一定程度的突破。本文借助日本特許廳審理的“攜程 Ctrip”商標行政確權兩案,對日本商標法中馳名商標保護的地域性要求進行介紹,以期對馳名商標保護的中日對比研究及實務處理有所裨益。[1] 


案情介紹


2015年8月,上海攜程商務有限公司(簡稱攜程公司)認為他人在日注冊的第5763706號“Ctrip japan 攜程日本 シートリップジャパン及圖”商標(簡稱爭議商標,商標圖樣如下)侵犯其在日未注冊“攜程 Ctrip”等商標(簡稱各引證商標,商標圖樣如下)的權益,并且有違公序良俗,向日本特許廳(JPO,簡稱特許廳)提起異議申請,申請撤銷爭議商標的注冊。特許廳評審后認為異議理由不成立,決定維持爭議商標的注冊。[2] 攜程公司不服,于2016年11月再次以爭議商標侵犯其各引證商標的權益為由,向特許廳提起無效申請。特許廳評審后認為其無效理由成立,決定宣告爭議商標的注冊無效。[3] 前述兩次裁決的結論不同,究其原因主要在于攜程公司所主張的法條出現變化。

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(各引證商標圖樣 [4] )


(一)異議申請回合


在異議申請過程中,攜程公司主張爭議商標違反日本《商標法》第四條第一款第七項(可能損害公序良俗的商標,不予注冊,簡稱商4條1款7項公序良俗條款)和第十五項(可能與他人提供的商品或服務產生混淆之虞的商標,不予注冊,簡稱商4條1款15項混淆條款)的規定。關于商4條1款15項混淆條款,攜程公司主張:(1)各引證商標中的“攜程 Ctrip”曾被中國商標局認定為馳名商標;(2)“攜程 Ctrip”已通過廣告宣傳和新聞報道在日本國內廣為人知;(3)爭議商標與各引證商標存在較大的關聯性。因此,爭議商標與各引證商標使用在指定服務上,易使相關公眾認為商標的主體之間存在母子公司等特定聯系。關于商4條1款7項公序良俗條款,攜程公司主張爭議商標權利人構成惡意搶注,并淡化、丑化自己在先使用標識的商譽,具有不正當目的,有違公序良俗。


特許廳經審查后認為,關于商4條1款15項混淆條款:(1)爭議商標與各引證商標在外形和呼叫上不會造成混淆誤認;(2)關于各引證商標馳名性的證據僅能證明各引證商標在中國游客等相關公眾中廣為人知,無法證明在爭議商標申請注冊前,各引證商標已為日本的相關公眾所熟知;(3)上述商標使用在指定服務上不會引起消費者的混淆誤認。關于商4條1款7項公序良俗條款,鑒于各引證商標在日本尚未為相關公眾所熟知,難以證明爭議商標有“搭便車”之嫌。綜上,爭議商標并未違反商4條1款7項和15項的規定。


(二)無效申請回合


在無效申請過程中,攜程公司轉為主張爭議商標違反日本《商標法》第四條第一款第十九項(出于不正當的目的,在相關的商品或者服務上與他人在日本國內或國外馳名的商標相同或者近似的商標,不予注冊,簡稱商4條1款19項馳名商標條款[5] )的規定。具體理由包括:(1)“攜程 Ctrip”曾被中國商標局認定為馳名商標,多次榮獲“上海市著名商標”,“攜程 Ctrip”在中國已積累了極大的知名度;(2)“攜程 Ctrip”至遲于2015年1月已在日本境內的相關服務上達到馳名的程度;(3)爭議商標與各引證商標均包含“Ctrip”“攜程”等臆造性極強的詞匯,結合各引證商標在中日兩國的知名度,混淆可能性進一步加大;(4)爭議商標權利人此前已注冊名為“攜程日本”的網站,網站域名為“http://www.ctrip.co.jp”,并主動與攜程公司洽談合作,其“搭便車”的惡意明顯。


特許廳此次審查后認為:(1)攜程公司所使用的“攜程”和“Ctrip”標識均已被中國相關公眾所熟知,各引證商標“攜程 Ctrip”在爭議商標提出申請時在中國境內已廣為人知;(2)爭議商標與各引證商標在外觀、呼叫上存在共通之處,已構成近似商標;(3)爭議商標權利人在明知各引證商標知名度的情況下申請注冊爭議商標,搶占相關商譽的不正當目的明顯,難謂偶然。綜上,爭議商標已違反商4條1款19項馳名商標條款的規定。


法條評析


根據日本《商標法》和《商標審查基準(2017)》[6] ,對于與他人在先未注冊馳名商標相沖突的注冊行為,主要通過以下四個條款予以規制:


1.商4條1款7項公序良俗條款。


該項主要在于規范商標標識本身是激進、猥褻、歧視或給予他人不快的印象的文字或圖形,或是該商標的指定商品或服務是反社會公共利益或違反一般社會道德觀念的情況。但是也對“違反一般的國際信義”、“違反商標法預設秩序”的搶注行為予以規制。[7]但隨著商4條1款19項馳名商標條款的制定,公序良俗條款已較少適用于旨在保護特定主體馳名商標權益的案件中。


2.商4條1款10項近似條款(在相同或類似的商品或服務上,與他人在日本國內馳名的商標相同或近似的,不予注冊)。


該項中對于馳名商標的認定不僅限于在最終消費者中達到廣為人知,在中間商等經營者中達到熟知程度亦可。該種馳名亦不要求在全國范圍內達到馳名,在相關領域達到馳名或在多個區域為相關公眾所熟知,也可能認定為馳名商標。[8] 但要求在后商標申請注冊前,該未注冊商標已經在日本國內達到馳名的狀態。


3.商4條1款15項混淆條款。


該項不要求在后的申請商標與在先的未注冊商標達到商標近似或商品類似的程度,但是在綜合考量商標近似程度、在先未注冊商標的馳名程度、商品或服務的關聯性、商標實際使用情況等因素后,認為會產生混淆之虞的將不予核準。這種混淆不僅包括誤解商品或者服務提供主體的混淆,還包括誤導其商品或者服務提供主體是母子公司等緊密的營業關系的廣義的混淆。[9] 同時,該項要求在先未注冊商標在日本國內達到馳名程度的情況下,可以對其在日本國外馳名的事實予以考量。


4.商4條1款19項馳名商標條款。


該項規定新增于1996年,其中對于馳名商標地域保護的突破主要體現在對于外國馳名商標的保護。即不要求該馳名商標必須在多個國家達到馳名的程度,也不要求必須在日本達到馳名的程度。但是要求在后商標申請人具有“不正當目的”。《商標審查基準(2017)》列舉的情形包括:向外國權利人索取高額轉讓金、強迫外國權利人簽訂代理協議等。[10] 


由此可見,上述條款之間的適用關系基本如下:[11] 

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在“攜程 Ctrip”案中,攜程公司在異議申請回合中所主張的各引證商標的馳名程度并未滿足在爭議時點為日本相關公眾所熟知的條件。加之相關商標的近似程度亦未達到足以引起混淆,因此其主張并未被特許廳所認可。基于相同原因,關于爭議商標的搶注行為違反公序良俗的主張也未得到認可。而在無效申請回合中,攜程公司將權利基礎由日本轉回中國國內,重點主張“攜程 Ctrip”在中國的知名度,并舉證證明對方“搭便車”的惡意,最終通過第4條1款19項馳名商標條款獲得特許廳的支持。[12] 由此可以看出,日本特許廳所代表的日本商標審查制度對于馳名商標保護的地域性要求有著特有的判斷。“換言之,無論該商標是在日本國國內還是國外馳名, 都可以獲得同等保護。這與絕大多數國家只保護本國馳名的商標, 形成了鮮明的對比。”[13] 


中日對比


關于上述馳名商標條款中對于外國馳名商標的特別保護,日本國內多認為這是一種突破商標權地域性原則的政策性規定。日本的商標制度與我國類似,均堅持將“屬地主義(地域性)”和“注冊主義”作為商標權保護的基礎。但是“為僅在國外馳名不在日本國內馳名的商標提供保護,可能導致‘屬地主義’(地域性)與‘商標法立法目的’(保護商標指示來源的功能)的關系失衡。對于這一點,內閣法制局(起草部門)沒有進行特別的解釋,但是被認為是特許廳的政策性舉措……可能有助于推動一些惡意搶注現象嚴重的國家采取同樣的措施”。[14] 這一點,從特許廳發布的《關于產業財產權法(工業產權法)的說明(1994年-2006年)》中也可以看出,“日本國內出現的未經授權搶注外國馳名商標的事件導致日本與其他國家之間的國際摩擦頻繁,伴隨著對外貿易的不斷深入,保護外國馳名商標的重要性不斷提升。否則將損害日本的整體形象”。[15] 在這一理念的指引下,日本的行政和司法機關已分別在多個裁決和判決中對于外國馳名商標的效力予以了確認。近年來的部分典型案件如下: [16] 

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相較于日本,我國《商標法》在馳名商標保護領域嚴格遵循地域性原則。《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》以及《國家工商行政管理總局馳名商標認定和保護規定》中均明確要求馳名商標在中國境內為相關公眾“廣為知曉”或“熟知”。在具體的商標行政案件和民事侵權案件中,無論是《商標法》第13條第2款規定的未注冊馳名商標,還是第32條規定的“他人在先使用并有一定影響的商標”,均要求該在先未注冊商標的權益形成于我國法域內。對于在先商標(標識)在域外的使用情況,雖然在司法實踐中存在“對于國外的知名度和使用情況可以作為證據與國內的使用和知名度證據一并綜合考慮”[17] 和“不排除適當考慮國外已知名的因素,將國外因素作為一種輔助性考量因素”[18] 等程度上略有差異的作法,但在本質上均嚴格堅持了商標保護的地域性原則,與日本《商標法》對于外國馳名商標提供的特別保護存在著較大的差異。


小結


“無論是采取使用在先還是注冊在先的原則來確定商標的歸屬,商標的保護都受制于一個更大的原則,即地域性原則”。[19] 在經濟全球化和多邊貿易體制不斷發展的今天,各國的商標法律制度均在地域性原則的基礎之上,通過國際和地區間的公約協定,結合本國的基本國情、法律體系和司法政策,進行著不同程度的個性化設定。針對日本《商標法》中對于外國馳名商標的特別保護政策,一方面需要我們進一步認識到中日兩國馳名商標保護制度在地域性要求上的差異,一方面也提示我國企業在“走出去”的過程中需要更好地了解請求保護國的法律制度以維護自身的合法權益。


注釋:


 [1]  日本《商標法》將“廣為人知”的商標稱為“著名商標”,在我國另有“周知商標”、“知名商標”等譯法,且不同法條中“廣為人知”商標的知名度要求存在差異。為突出本文的寫作重點,本文將日本《商標法》中“廣為人知”的商標統一稱為“馳名商標”。


 [2]  日本特許廳,審判番號:異議 2015-900265。http://shohyo.shinketsu.jp/decision/tm/view/ViewDecision.do?number=1313275


 [3]  日本特許廳,審判番號:異議 2017-890091。

http://shohyo.shinketsu.jp/decision/tm/view/ViewDecision.do?number=1332349


 [4]  兩案中的訴爭商標與各引證商標基本對應一致。


 [5]  鑒于該條款還規制包括“淡化”、“丑化”馳名商標的行為,與我國的馳名商標條款的功能有類似之處,為便于理解上下文,此條款表述為“馳名商標條款”。


 [6]  日本特許廳:《商標審查基準(2017)》,第112頁。


 [7]  日本特許廳:《商標審查基準(2017)》,第70頁。


 [8]  日本特許廳:《商標審查基準(2017)》,第76頁。


 [9]  參見東京高等法院平成10(行ヒ)第85號判決書。


 [10]  顧昕:《國家知識產權局知識產權發展研究中心顧昕博士談日本商標法對商標惡意注冊行為的規制》,載《IP穎響力》 微信公眾號,2017年9月28日。


 [11]  日本特許廳:《商標審查基準(2017)》,第103頁。


 [12]  雖然基于日本商標審查異議程序和無效程序設置的特點,由于異議程序啟動主體和舉證環節的特殊要求,異議的成功率通常低于無效的成功率,但鑒于“攜程 Ctrip”兩案中的當事人和在案證據等基本一致,因此案件結果受不同程序差異的影響較小。


 [13]  李明德:《中日馳名商標保護比較研究》,載《環球法律評論》,2007年第5期,第85頁。


 [14]  小川宗一:《商標法4 條1 項19 號及び4 條1項7 號の射程-悪意の商標出願への対応》,載《日本大學知財ジャーナル》,2017 年第26 頁。


 [15]  日本特許廳:《產業財產權法(工業產權法)的說明(1994年-2006年)》,第141頁。


 [16]  日本特許廳:《裁決判決要旨集》,第23頁。


 [17]  周云川:《商標授權確權訴訟規則與判例》,法律出版社,2014年4月第1版,第394頁。


 [18]  參見中華人民共和國最高人民法院(2006)民三提字第3號民事判決書。(轉引自)孔祥俊:《論我國商標司法的八個關系——紀念<商標法>頒布30周年》,載《知識產權》,2012年第7期,第36頁。


 [19]  黃暉:《商標法(第二版)》,法律出版社,第237頁。

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