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專利侵權訴訟中現有技術抗辯的審理規則

——北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》相關條款解讀

日期:2018-08-29 來源:知產力 作者:林鴻姣 瀏覽量:
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林鴻姣 北京知識產權法院


2017年4月20日,北京市高級人民法院修訂發布了《專利侵權判定指南(2017)》(簡稱2017指南),其中137-143條涉及現有技術抗辯的一些規定,筆者不揣淺陋,嘗試解讀一二。


137、現有技術抗辯,是指被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征,與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或等同,或者所屬技術領域的普通技術人員認為被訴侵權技術方案是一項現有技術與所屬領域公知常識的簡單組合的,應當認定被訴侵權人實施的技術屬于現有技術,被訴侵權人的行為不構成侵犯專利權。


現有技術抗辯,是專利侵權案件中常見的抗辯理由之一,是被控侵權人針對專利權人依據專利權提出的停止侵害、賠償損失等請求權的一種防御性主張,以求阻卻請求權的效力。現行的《中華人民共和國專利法》(簡稱專利法)第六十二條規定:“在專利侵權糾紛中,被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的,不構成侵犯專利權。”此即現有技術抗辯制度的法條基礎。


在訴訟中,現有技術抗辯須以當事人的明確主張為前提,當事人未提出現有技術抗辯的,法院并不依職權而主動審查。而且,在提出現有技術抗辯時,當事人必須明確被控侵權技術實施的系哪一項具體的現有技術方案,而不能籠統地僅主張實施的是現有技術。


那么,現有技術抗辯在什么條件下能夠成立?


《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(簡稱專利侵權解釋一)第十四條規定:“被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征,與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質差異的,人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規定的現有技術。”從該條可見,現有技術抗辯成立的要件有兩個:一是使用一項現有技術進行比對;二是被控侵權技術方案與現有技術方案的技術特征應當相同或者無實質性差異。


雖然最高人民法院在上述司法解釋中的用詞為“一項現有技術方案”,但實踐中通常亦允許將一項現有技術方案與所屬領域公知常識進行簡單組合的情形。如最高人民法院公報案例蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司訴南京普天通信股份有限公司、蘇州工業園區華發科技有限公司侵犯專利權糾紛一案[1]中,二審法院即認為:可以對前述司法解釋第十四條的適用作謹慎地擴張,即在一份對比文獻中記載的一項現有技術方案結合公知常識簡單組合的基礎上,認定現有技術抗辯成立。《最高人民法院副院長奚曉明在全國法院知識產權審判工作座談會上的講話——能動司法,服務大局,努力實現知識產權審判工作新發展(2010年4月)》中亦指出:“要準確適用現有技術抗辯規則……允許以一份對比文獻中記載的一項現有技術方案與公知常識的簡單組合主張現有技術抗辯。”目前最高人民法院以及北京和上海兩地高院均采此觀點。


關于技術特征,則不僅包括兩項技術方案技術特征相同的情形,也包括等同的情形。北京市高級人民法院知識產權庭認為,等同原則是專利權人的“茅”,現有技術抗辯是被控侵權人的“盾”,既然允許專利權人通過等同原則將專利權保護范圍擴大到等同的程度,出于公平對等起見,也應當允許被控侵權人將現有技術擴張到同樣的程度,故現有技術抗辯的“等同”與等同原則中的“等同”應當具有一致的內涵。[2]最高人民法院在鹽城澤田機械有限公司與鹽城格瑞特機械有限公司侵犯實用新型專利權糾紛再審申訴一案[3]中也認為,現有技術抗辯的審查方式是以專利權利要求為參照,確定被控侵權技術方案中被指控落入專利權保護范圍的技術特征,并判斷現有技術中是否公開了相同或者等同的技術特征。可見,前述司法解釋第十四條中的“無實質性差異”與“等同”應當具有相同的涵義。


應當指出的是,現有技術抗辯成立的結果是認定被告不構成侵權,不承擔相應的侵權責任,而非否定涉案專利權的效力。


138、現有技術,是指專利申請日以前在國內外為公眾所知的技術,既包括進入公有領域、公眾可以自由使用的技術,也包括尚處于他人專利權保護范圍內的非公有技術,還包括專利權人擁有的其他在先專利技術;但是,根據專利法第二十四條的規定享受新穎性寬限期的技術不得作為現有技術援引用于抗辯。


141、對于依據2008年修訂的專利法實施之前專利法規定申請并獲得授權的專利權,其現有技術或現有設計應當依據修改前專利法的規定確定。


2017指南中的上述兩條規定均是與現有技術的確定相關的內容,在此一并予以闡述。


2008年專利法修改之前的2001年專利法中,并未對“現有技術”給出定義;僅在當時《專利法實施細則》的第三十條規定:“專利法第二十二條第三款所稱已有的技術,是指申請日(有優先權日的,指優先權日)前在國內外出版物上公開發表、在國內公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術,即現有技術。”2008年修改專利法時,明確引入了“現有技術”的定義,該法第二十二條第五款規定,現有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。


2017指南中采用了與現行2008年專利法相一致的關于“現有技術”的表述。然而,從相關法律規定的沿革可見,2008年修改前、后的專利法所確定的“現有技術”的范圍是不同的。依據修改前專利法的規定,現有技術的類型包括兩種:一種是通過國內外出版物公開的;另一種是除出版物公開之外的所有在國內公開的行為。而修改后的專利法則擴大了現有技術的范圍,將在國外以非出版物方式公開的技術亦納入了現有技術的范疇。因此,在專利侵權案件的審理中,須以新、舊專利法的實施日以及涉案專利的申請日為判斷基點,確定所適用的現有技術,即:對于依據修改之前的專利法申請并獲得授權的專利權,適用修改前專利法中現有技術的規定,即僅包括通過國內外出版物公開以及以其它方式在國內公開的行為,而不包括在國外以其他方式公開的行為;對于依據修改后專利法申請并獲得授權的專利權,則適用修改后專利法中關于現有技術的規定,即包括國內外的所有公開方式。


關于構成現有技術的有關技術內容,應當在申請日以前已經處于公眾能夠獲得的狀態,英文里的相應表述是available to the public。應當注意的是,處于保密狀態的技術內容不屬于現有技術。所謂保密狀態,不僅包括受保密規定或協議約束的情形,還包括社會觀念或者商業習慣上被認為應當承擔保密義務的情形,即默契保密的情形。然而,如果負有保密義務的人違反規定、協議或者默契泄露秘密,導致技術內容公開,使公眾能夠得知這些技術內容,這些技術內容也就構成了現有技術的一部分。


對比北京高院2013年版指南,2017指南增加了“既包括進入公有領域、公眾可以自由使用的技術,也包括尚處于他人專利權保護范圍內的非公有技術,還包括專利權人擁有的其他在先專利技術”的內容。對此其實也比較好理解。如前所述,現有技術指專利申請日以前在國內外為公眾所知的技術,則其僅以是否在日前已公開為要件,而不論是否進入公有領域并可以自由使用。因此,現有技術不僅包括已經進入公有領域,任何人都可以自由使用的現有技術,即自由現有技術,例如發生專利侵權糾紛時已經超過專利權保護期限的專利技術,以及非專利技術;也包括雖然公開但并不是任何人都可以隨意使用的現有技術,例如發生專利侵權糾紛時尚處于專利保護期內的其他專利權人的專利技術,或者原告尚處于保護期內的其他專利技術,即非自由現有技術。


對于自由現有技術,由于其已經屬于公有領域,任何人均可以自由實施,當然不構成侵犯專利權,對此不存在什么爭議。而對于非自由現有技術,既然有關技術方案尚處于有效專利權的控制之下,為什么允許援引其作為現有技術進行不侵權抗辯呢?這是因為:如果被控侵權人實施的是其已經取得合法許可的專利權,自然沒有理由認為其不能援引用作現有技術抗辯。如果被控侵權人實施的是其未取得許可的專利權,其實施行為雖然構成了對相關專利權的侵犯,但是,侵犯專利權的行為是一種民事侵權行為,實行的是當事人請求原則,因此是否主張應當由被實施專利權的權利人決定,而不能由其他專利權人代為主張。也就是說,允許被控侵權人以非自由現有技術進行現有技術抗辯,并不意味著承認被控侵權人未經許可實施該非自由現有技術的行為是合法行為,只不過此時應當由該非自由現有技術的權利人另案提起訴訟來追究被控侵權人的侵權責任。


此外,2017指南還增加了“根據專利法第二十四條的規定享受新穎性寬限期的技術不得作為現有技術援引用于抗辯”的內容。針對申請人在申請日之前的六個月內在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出其發明創造或者在規定的學術會議或者技術會議讓首次發表其發明創造的,以及他人未經同意而泄露其內容的,盡管有關發明創造在申請日之前已經為公眾所知,但是專利法第二十四條針對上述情形規定了新穎性寬限期,明確了上述行為不影響隨后提出的專利申請的新穎性,這是專利法為專利申請人提供的例外規定。因此,從維護專利法一致規定的角度出發,不能以有前述行為作為證據主張現有技術抗辯。被控侵權人在申請日之前已經開始實施通過上述方式公開的發明創造或者已經做好實施的準備的,只能依據專利法第六十九條第(二)項的規定進行先用權抗辯。


142、抵觸申請不屬于現有技術或現有設計,不能作為現有技術抗辯或現有設計抗辯的理由。被訴侵權人主張被訴侵權技術或被訴侵權設計與抵觸申請相同的,可以參照本指南第137條或第139條的規定予以處理。


抵觸申請是專利授權審查中常見的概念,主要用來審查專利申請的新穎性,它是指:由任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中,由于其也可以損害專利申請的新穎性,故構成了該專利申請的抵觸申請。專利侵權訴訟中的抵觸申請應具有相同的涵義。


從上述抵觸申請的涵義可見,由于其公開日在涉案專利申請日之后,因此不屬于現有技術,也就無法援引作為現有技術進行抗辯。然而,現有技術抗辯制度的法理基礎在于授予專利權的發明或實用新型必須具備新穎性和創造性,由于職權分離主義原則的影響,專利侵權訴訟中法院不能直接評判專利權的有效性,但是基于訴訟經濟的考量,為了“及時化解糾紛、減少當事人訴累”,才引入了現有技術抗辯制度。而抵觸申請同樣能夠損害在后申請專利的新穎性,故被控侵權人應當有權利主張其實施的是抵觸申請,并以此作為不侵權的抗辯。最高人民法院在浙江樂雪兒家居服務器有限公司與陳順弟、何建華、溫士丹侵犯發明專利權糾紛一案[4]中即認為:樂雪兒公司用于主張現有技術抗辯的實用新型專利的申請日早于涉案專利申請日,授權公告日晚于涉案專利申請日,故不構成現有技術,但依法構成抵觸申請,由于抵觸申請能夠破壞對比專利技術方案的新穎性,故在被訴侵權人以實施抵觸申請的技術方案主張其不構成專利侵權時,應當被允許,并可以參照現有技術抗辯的審查判斷標準予以評判。


特別需要指出的是,2017指南明確了抵觸申請抗辯成立的標準為:被訴侵權技術“與抵觸申請相同的”。而在北京高院此前的2013年指南中,其相應的表述為“屬于抵觸申請的”。上述調整反映出北京高院的相關觀點有了變化。如北京高院知識產權庭在對2013年指南所作理解與適用中認為,《專利審查指南》第二部分第三3.2.1-3.2.5節“新穎性判斷中幾種常見的情形”也應屬于運用抵觸申請進行抗辯時考慮的因素,而不能僅限于“被控侵權技術方案與抵觸申請中記載的技術方案相同”這一種情形。[5]然而在2017年指南中則明確規定為“與抵觸申請相同的”,可見其觀點已經發生了變化。


143、審查現有技術抗辯是否成立,應當判斷被訴落入專利權保護范圍的技術特征與現有技術方案中的相應技術特征是否相同或等同,而不應將涉案專利與現有技術進行比對。


在侵犯專利權糾紛案件中,通常的審理方式是將被控侵權技術方案和涉案專利進行比較,從而得出是否侵權的結論。而在對現有技術抗辯成立與否進行審查時,則存在兩種具體比對路徑的選擇:一是仍然先將被控侵權技術方案和涉案專利進行比對,審查被控侵權技術方案是否落入涉案專利的保護范圍;如果落入涉案專利保護范圍,再對被控侵權技術方案和現有技術進行比對,審查現有技術抗辯是否成立。另一種是優先判斷現有技術抗辯是否成立,只有在現有技術抗辯不成立時,才審查被控侵權技術方案是否落入涉案專利保護范圍。在這兩種路徑的選擇上曾經有過不同的觀點。


2001年最高人民法院知識產權庭在《關于王川與合肥繼初貿易有限責任公司等專利侵權糾紛案的函》中指出:不論神電公司技術與王川專利是否相同,在神電公司提出公知公用技術抗辯事由的情況下,只有在將神電公司技術與公知公用技術進行對比得出否定性結論以后,才能將神電公司技術與王川專利進行異同比較。2012年最高人民法院在鹽城澤田機械有限公司與鹽城格瑞特機構有限公司侵犯實用新型專利權糾紛申請再審一案[6]中再次強調:在審查現有技術抗辯時,比較方法應是將被控侵權技術方案與現有技術進行對比,而不是將現有技術與專利技術方案進行對比。可見,最高人民法院認同第二種路徑。北京高院也認為:現有技術抗辯不需要以被控侵權技術方案落入專利權保護范圍為前提,故現有技術抗辯的適用可優先于相同或等同侵權的特征比對。2017指南堅持了相同立場。


最后需要強調的是,在對現有技術抗辯進行審查時,并不需要對被控侵權技術方案與現有技術的全部技術細節進行一一比對,而是以涉案專利權利要求所記載的技術特征為指引,提取被控侵權技術方案中的相應特征,并將其與現有技術方案中的對應特征進行比對,判斷其是否相同或等同。因此,現有技術抗辯的成立,并不要求被控侵權技術方案與現有技術完全相同、毫無差異,對于被控侵權產品中與專利權保護范圍無關的技術特征,在判斷現有技術抗辯能否成立時應不予考慮。


注釋:

[1]江蘇省高級人民法院(2007)蘇民三終字第0139號民事判決書。

[2]北京市高級人民法院知識產權審判庭編:《北京市高級人民法院〈專利侵權判定指南〉理解與適用》,中國法制出版社,2014年9月第1版,第581頁。

[3]最高人民法院(2012)民申字第18號民事裁定書。

[4]最高人民法院(2013)民提字第225號民事判決書。

[5]北京市高級人民法院知識產權審判庭編:《北京市高級人民法院〈專利侵權判定指南〉理解與適用》,中國法制出版社,2014年9月第1版,第589頁。

[6]同注釋[3]。

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