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淺談細則第六十一條第一款的準確適用

日期:2019-04-19 來源:中國知識產權報 作者:施嵐 瀏覽量:
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復審請求人在提出復審請求時可以對申請文件進行修改,如果復審請求人提交了修改文本,合議組需要審查該修改文本是否符合專利法實施細則第六十一條第一款(下稱R61.1)的規定,以確定是否接受該文本。


R61.1規定:請求人在提出復審請求或者在對復審通知書作出答復時,可以修改專利申請文件;但是,修改應當僅限于消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷。在審查實踐中,復審請求人提交的修改文本存在修改部分符合R61.1的情形,此情形下的文本是予以接受還是不予接受?合議組又該如何確定審查文本?對于此問題普遍存在兩種觀點:


觀點1認為:如果該修改文本中的部分內容符合R61.1的規定,合議組可以先審查該文本,即以提出復審請求時提交的文本為復審通知書所針對的審查文本。如果合議組還對駁回決定所針對的文本進行了審查,但是由于復審請求人事實上并未請求合議組對駁回決定所針對的文本進行審查,根據請求原則,復審通知書對于駁回決定所針對的文本提出的審查意見僅是假定評述,駁回決定所針對的文本不能作為復審通知書所針對的文本。


觀點2認為:根據《專利審查指南》(下稱指南)第四部分第二章第4.2節的規定,盡管合議組可以對提出復審請求時提交的文本中符合R61.1的規定的部分內容給出審查意見,但對于該文本是不予接受的,針對符合相關規定部分的修改文本的審查意見僅供復審請求人參考,也就是不能將復審請求時提交的該修改文本作為審查文本。


支持觀點1的主要理由有:首先,指南第四部分第二章第4.2節規定了“在復審程序中,復審請求人提交的申請文件不符合R61.1規定的,合議組一般不予接受”。即指南并未要求對于修改不符合R61.1規定的一律不予接受。而修改部分符合R61.1的屬于可以接受的情形。其次,從指南規定“合議組可以對該部分內容提出審查意見,并告知復審請求人應當對該文本中不符合R61.1規定的部分進行修改,并提交符合規定的文本,否則合議組將以之前可接受的文本為基礎進行審查”來看,盡管指南在文字上有對該部分內容提出審查意見的措辭,但從結尾處“否則合議組將以之前可接受的文本為基礎進行審查”中“否則”一詞來看,應該可以看出合議組對該部分內容提出審查意見即是以含有該部分的文本為審查文本的含義。再次,復審請求人提出復審請求時在駁回決定所針對的文本基礎上提交了新的修改文本,顯然其已經放棄了駁回決定所針對的文本并請求以新的文本為基礎進行審查,而如果復審通知書以駁回決定所針對的文本為審查文本,則也有違反請求原則的嫌疑。


對此,筆者認為,觀點1有待商榷,筆者支持觀點2,理由如下:


(一)盡管指南使用了“合議組一般不予接受”的措辭,但指南既未對“一般”或“非一般”的情形進行定義或分類,也未對于審查文本如何確定給出明確規定,只是對于具體審查實踐給予指導性的“可以對該部分內容提出審查意見”,然而“對該部分內容提出審查意見”的含義與“審查該文本”或“接受該文本”的含義是不同的。因此,應當認為修改部分符合R61.1的情形并未排除在“一般不予接受”以外,即,即使是“部分符合”R61.1的規定,該文本也是不應當接受的。筆者認為,在指南修改后計算機領域的申請增加新的關于存儲介質的權利要求,可以被認為是典型的“一般不予接受”的例外情況。


(二)對于指南上述規定中的“可以對該部分內容提出審查意見”,意味著也可以不對該部分內容提出審查意見。如果認為部分修改符合規定的文本應該被接受,那么此處的措辭應為“必須”或“應當”。“可以”是兼顧效率的體現,是對于部分符合修改要求的內容的假設評述,可以認為是一次聽證,利于后續程序的進行,這種假設評述并不代表該文本可以被接受。如果此時合議組已經接受該文本,就沒有理由對復審請求人提出要求其修改文本以符合R61.1的規定。


另外,上述規定中的“否則”在此語境下與目前的審查文本并無關聯,也無任何暗示的含義。如果認為“否則”具有接受該修改部分符合R61.1規定的文本的含義,假設該文本為文本A,那么當請求人再次提交的文本未作修改或其修改仍然不符合R61.1時,應遵循“合議組將以之前可接受的文本為基礎進行審查”。然而,文本A既然已被接受,則此時“之前可接受的文本”就是文本A,合議組將以文本A繼續審查或發出決定,這顯然不符合R61.1的規定。


(三)從法律解釋中體系解釋的角度,實審階段的細則第五十一條第三款(下稱R51.3)與復審階段的R61.1是有一定對應關系的,指南第二部分第八章第5.2.1.3節規定:“如果申請人答復審查意見通知書時提交的修改文本不是針對通知書指出的缺陷作出的,而是屬于上述不予接受的情況,則審查員應當發出審查意見通知書,說明不接受該修改文本的理由,要求申請人在指定期限內提交符合R51.3規定的修改文本。同時應當指出,到指定期限屆滿日為止,申請人所提交的修改文本如果仍然不符合R51.3規定或者出現其他不符合R51.3的內容,審查員將針對修改前的文本繼續審查,如作出授權或駁回決定。如果審查員對當前修改文本中符合要求的部分文本有新的審查意見,可以在本次通知書中一并指出。”可見,在實質審查程序中,如果申請人提交的修改文本部分不符合R51.3的規定,“審查員對當前修改文本中符合要求的部分文本有新的審查意見,可以在本次通知書中一并指出”中的“本次通知書”是指前文的“審查員說明不接受該修改文本的理由的審查意見通知書”,由此可知,對于申請人此次提交的修改是不予接受的。因此,根據體系解釋,可以得出,在復審程序中部分符合細則R61.1也是不予接受的。


(四)審查中應遵循的原則有請求原則、程序節約原則、聽證原則等,這些原則是一種指引性的理念把握。毫無疑問的是,在專利法和細則的制定過程中,貫徹并權衡了某些原則,對具體事務做了權益的明確規范和確認。當“原則”與專利法或細則沖突時,應當選擇具體的專利法和細則作為審查依據,而不是籠統性的原則概念。復審程序是復審請求人因對駁回決定不服而啟動的,其救濟屬性決定了所進行的審查應聚焦于有效解決因駁回決定所引發的爭議。而R61.1的出發點是為了使復審程序的審查過程更有針對性,其本身就是對請求原則的一種限制。例如在修改文本全部不符合R61.1規定時,對該文本不予接受,這顯然是違反請求原則的,卻是符合專利法和細則的。所以,即使申請人自認為放棄了駁回決定所針對的文本而根據請求原則在復審階段提交了修改文本,然而其提交的文本部分不符合R61.1規定,合議組應不予接受,雖然與請求原則相悖,卻是符合權衡了多種原則的專利法和細則的要求的。


綜上所述,本文認為對于復審請求人提交的修改部分符合R61.1的文本應不予接受,合議組應當以駁回決定所針對的文本確定審查文本。為了提高行政審批效率,合議組可以對上述修改文本中的部分符合R61.1的規定的內容提出審查意見,即假設評述該部分文本。

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